- 商標の拒絶理由通知とは？
- 商標登録をするためには、特許庁に「商標登録出願」（よく、「商標申請」とか「商標出願」とも呼ばれますが、正式には「商標登録出願」となります。）という手続を行ないます。
商標出願をすると、特許庁は、その商標出願を審査します。
問題無く審査に通れば、「登録査定」という書類が送られてきます。
一方、特許庁の審査で、その商標出願について商標登録すべきでない、つまり商標登録の要件等をクリアしていないと判断されると、「拒絶理由通知書」（以下、単に「拒絶通知」という場合があります。）という書類が送られてきます。
拒絶理由通知書は、その名の通り、商標登録を”拒絶する理由を通知”するもので、商標登録しないで拒絶をしたことを知らせるものではありません。ですので、拒絶理由通知書に対して適切な対応をすることで、再審査のうえ、特許庁の商標登録すべきでないとの判断を覆し、商標登録することができる場合があります。 - 拒絶理由通知書の対応は？
- 拒絶理由通知書に対する対応とは、「手続補正書」や「意見書」といった書類を特許庁に提出することになります。
手続補正書は、指定商品・指定役務の記載内容を修正することに主に利用され、比較的に形式的・軽微な手続といえます。
意見書は、言ってみれば、特許庁による商標登録すべきでないとの判断に対する反論書です。
ですので、意見書は、特許庁の審査官の判断を覆して、商標登録の査定をしてもらうよう説得・納得してもらうための書類といえます。
そのため、商標の意見書は、非常に重要であり、意見書の書き手によって、商標登録の可能性を左右するものでもあります。 - 意見書には何をどう書くか？
- 次に、その意見書には何を書くのか、という点をご説明致します。
意見書の内容は、拒絶理由通知書の内容によって変わってきます。商標法のどの条文に違反しているから拒絶通知が発せられたのかということです。
拒絶理由の多くは、商標法第３条違反（識別力が無い。つまり、自己の商品・サービスと他者の商品・サービスとを区別できない一般的な名称等の商標であるため商標登録しない）と、商標法第４条第１項第１１号違反（他人の先に出願・登録された商標と同一又は類似のため商標登録しない）です。
以下では、商標法第４条第１項第１１号違反を指摘する拒絶理由通知書に対する意見書について記載します。
ちなみに、商標法第４条第１項第１１号は、商標が同一又は類似であり、且つ指定商品・指定役務も同一又は類似の場合が該当します。
指定商品・指定役務が類似するか否かは、各商品・役務に付与された類似群コードというものが共通していれば類似商品・役務と推定され、この推定を覆すのは一般的に困難と考えられていることから、指定商品・指定役務が非類似であるとの主張は意見書ではあまり行いません。
また、商標が同一であると、さすが意見書を提出しても拒絶理由を解消することは困難ですので、以下は商標が類似と審査官に判断されたケースを想定します。
意見書には、何を書かなければいけないといった決まりは無い（形式的な記載の決まりはあります。）ので、以下のものに限られる訳ではありませんが、ある程度パターン化されています。
まずは、どのような内容の拒絶理由通知書であったかを記載します。
次に、具体的な意見の内容（反論）を書いていきます。
自分が出願した商標（本願商標）と、類似すると判断された他人の登録商標（引用商標）との違いを書きます。そのため、まず本願商標と引用商標の構成を記載します。例えば、本願商標と引用商標は、どのような文字・図形から構成されているのか、文字の大きさ・色・書体、文字・図形の位置関係等を説明する記述をします。
商標の類似の判断（「類否判断」といいます。）は、商標の外観（見ため）、称呼（呼び方）及び観念（意味合い）等で判断されますので、次に、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念を対比して、可能であれば、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念が全て似ていないこと（非類似であること）を主張します。
特許庁の審査では、外観、称呼及び観念のいずれか１つでも類似すると、両商標は類似するものと判断されがちなので、基本的には、外観、称呼及び観念という３つの要素の全てにおいて非類似であるとの主張をします。
また、一般論として、外観、称呼及び観念のうち、称呼が最も重視されることがあるので、特に称呼が非類似であることの主張は力を入れたいところです。
非類似の主張をする際には、裁判例や審決例を引用することも効果的です。
また、特許庁の過去の審査例を挙げることもありますが、これらは、”事案が異なる”として一蹴されてしまう可能性もあります。
商標の類否判断は、上述した３つの要素に加え、当該商品・役務の分野における取引の実情等を総合して判断されますので、取引の実情を記載することも有効です。
商標法第４条第１項第１１号は、先に出願された他人の登録商標と同じような商標は登録を認めないという趣旨の規定ですが、そのような商標について登録を認めないのは、商標が似ているからダメなのではなくて、別々の事業者が同じような商標を使うと需要者（お客さん）が商品・サービスの提供者を間違える（A社の商品を買うつもりだったのに、商標が似ていたので間違えてB社の商品を買ってしまったようなケース。これを「商品・役務の出所の混同」と呼ぶことがあります。）ので、これを防ぐため、そのような他人の登録商標と類似する商標は登録を認めないと規定されているのです。
したがいまして、商標の拒絶通知に対する意見書では、上述のように商標が非類似であるとの主張の他、商品・サービスの取引の実情を考慮すれば、需要者は商品・役務の出所の混同を生じない、つまり、本願商標と引用商標を間違えることはないといった主張をすることもできます。
私見では、この取引の実情の記載は、商標の意見書の中でも非常に重要なパートであると考えています。
上述の通り、商標法第４条第１項第１１号を拒絶理由とする拒絶通知に対する意見書では、本願商標と引用商標の非類似性の主張は欠かせません。しかし、特許庁の審査官は、商標のプロであり、商標の類否判断のプロでもあります。そのため、商標非類似の主張のみでは拒絶理由を覆して登録を勝ち取ることは難しい場合もあります。他方、商品・サービスの特殊な取引の実情などについては、審査官も知らないことや気付いていないことがあるので、それらを意見書で上手く主張すれば、審査官を納得させ易く、商標登録してもよいとの審査官の判断が得られやすくなると考えられます。 - 特許事務所様・弁理士様からのご相談もお受けします
- 特許事務所様・弁理士様の中には、主として特許関係の業務をされ、従たる業務として商標関係のお仕事をされていらっしゃる方も多いかと思います。
必ずしも一概には言えませんが、特許業務よりも商標業務の方が簡単と思われがちです。確かに、出願だけを見れば、特許の方が難しいく、作業量も随分多くなります。
しかし、特許を中心に業務をされている弁理士さんの場合、意外と商標の意見書に苦労されている方もいらっしゃるようです。
弊所では、商標の意見書を苦手とされている特許事務所様・弁理士様のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
こちらのフォームから、商標の拒絶理由通知書を受け取ってしまって、お困りの方からのお問い合わせやご相談を受け付けております。
お問い合わせや初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
