多くの方は、ご存知かと思いますが、商標登録をするために、特許庁に商標登録出願の手続を行なっても、全ての商標が商標登録される訳ではありません。
特許庁では、商標出願された商標に対して審査を行います。基本的には、商標出願された商標が商標法に定める商標登録の要件を満たしているかどうかの審査を行い、満たしている場合は「登録査定」、満たしていない場合は「拒絶理由通知書」が発せられます。
登録査定となれば、あとは特許庁に商標登録料を納めれば、出願していた商標は商標登録されます。
一方、拒絶理由通知書が来ると、拒絶理由通知書に対する反論を意見書で行ったり、出願した内容を手続補正により修正したりすることができ、これらの対応で拒絶理由が解消すれば登録査定となります。
しかし、拒絶理由通知書に対して上記のように対応しても、なお拒絶理由が解消しない場合や、拒絶理由通知書に何ら応答しない場合は「拒絶査定」となります。
拒絶査定となると、「拒絶査定不服審判」という手続で、さらに商標登録を目指して特許庁と争うこともできます（拒絶査定不服審判でも商標登録が認められない場合は裁判所で争う途もあります。）。
拒絶査定となって、拒絶査定不服審判を請求しない場合は、結局、商標出願した商標は商標登録できないことになります（拒絶査定不服審判、その後の裁判によっても商標登録できないという結論になることもあります。）。
前置きが長くなりましたが、本稿では、商標出願した商標が拒絶査定となり、商標登録できなかった場合に考えるべきことをお伝え致します。
商標登録できない主な２つの理由
上述のように、商標法に定める商標登録の要件を満たしていないと商標登録できません。商標登録の要件はたくさんありますが、特許庁の審査で商標登録できないと判断される際の主な要件は次の２つ（商標登録すべきでないと判断される主な理由）です。
・商品・サービスの一般的な名称であるため
・先に商標出願された他人の登録商標と同一又は類似の商標であるため
商品・サービスの一般的な名称
商標出願をする際には、出願する商標をどのような商品・サービスに使用するのかを決めます。これらの商品・サービスを「指定商品・指定役務」と呼びますが、商標が指定商品・指定役務についての一般的な名称である場合は、商標登録の要件を満たさず商標登録できません。
例えば、指定商品が「パン」で、商標が「クリームパン」であるような場合です。「クリームパン」は、指定商品「パン」についての一般的な名称であるため商標登録を受けることができないのです。
商標は、”自社商品・サービスと、他社商品・サービスとを区別するための標識”といわれますが、このように指定商品・指定役務についての一般的な名称は、通常、”区別”することができないので商標登録すべきでないと考えられるためです。
先に商標出願された他人の登録商標と同一又は類似の商標
これは商標登録の当然の要件ともいえますが、他人の登録商標と同じような商標は商標登録できません。
別々の者（或いは会社などの法人）が、同じような登録商標をそれぞれ保有していたのでは、お客さんにとっては紛らわしく、本来、購入しようと思っていた会社とは別の会社から商品・サービスを購入してしまうという事態が行ってしまい取引が混乱しますし、商標が紛らわしいと、一方の会社が粗悪な商品・サービスを提供していると、他方の会社の評判まで落ちてしまうという悪影響があるためです。
これら２つの理由で商標登録できなかった場合
以上、商標登録できない主な２つの理由が挙げましたが、これらを理由に商標登録できなかった場合に考えるべきことは大きく違ってきます。
商品・サービスの一般的な名称
商標出願した商標が、指定商品・指定役務についての一般的な名称という理由で商標登録できなかった場合は、やや安心です。
もちろん、せっかく商標出願したのに商標登録できなかったのは残念ですが、この理由で商標登録できないのはまだマシと考えることもできます。
指定商品・指定役務についての一般的な名称と特許庁に判断されたということは、理論的には、”誰もその商標を商標登録することができない”ことになります。
ですので、その商標を誰か別の人や会社に商標登録されてしまって、アナタが使えなくなるということにはなりにくいからです。
しかし、この場合も注意は必要です。
１つには、特許庁における”一般的”か否かの判断は、常に変わらないとは限らないからです。時代が変われば、”一般的”かどうかも変わってくる場合があるのです。
また、上で例を挙げた商標「クリームパン」と商品「パン」のように、”一般的”であることが明らかな場合は、かなり安心できますが、中には一般的であるか微妙な商標もあります。特に、このように微妙な場合は、あってはならないこととは思いますが、審査を担当する審査官によって判断が変わってくることも考えられます。
したがって、出願した商標が商品・サービスの一般的な名称であると判断された場合、一応、ある程度安心はできますが、念のため万全を期すならば、会社のロゴやロゴマークと、一般的な名称と判断された商標とを組み合わせた商標を商標出願して商標登録しておくことが賢明です。
先に商標出願された他人の登録商標と同一又は類似の商標
これを理由に商標登録できないと判断された場合は、上述した”一般的”である場合よりも深刻です。
この理由で商標登録できない場合は、つまり、特許庁がアナタが出願した商標は、他人の登録商標と同一か類似と判断したということになります。
ちなみに、他人の登録商標と同一又は類似の商標を（厳密には、さらに、その商標をその他人の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービスに）使用すると、その他人の商標権を侵害することになります。
ですので、他人の登録商標と同一又は類似と判断されて商標登録できなかった商標を使うのは、他人の商標権を侵害する可能性があり、非常にキケンです。
もっとも、他人の登録商標と同一又は類似の商標を使って商標権侵害となるかどうかは、特許庁の判断ではなく裁判所の判断になるので、この段階で直ちに商標権侵害とはいえませんが、特許庁は商標等を取り扱う専門官庁なので、その判断は尊重すべきと考えられます。
したがって、これを理由に商標登録できなかった場合は、通常は、その商標を使用することは断念すべきで、別の商標の採用をご検討頂くのがよいと考えられます。