A．商標出願に対する特許庁の審査において、ご質問のように、出願した商標が他の登録商標と類似であることを理由に商標登録できないという内容の拒絶理由通知書が発せられることがあります。
”他人の登録商標と類似のため商標登録を受けることができない”、という趣旨の拒絶理由通知は、”一般的な名称であるから商標登録を受けることができない”、という趣旨の拒絶理由通知とともに、拒絶理由通知の内容として比較的によくあることです。
ここでは、こうした内容の拒絶理由通知書を受領した場合の対応方法をご説明致します。
指定商品・指定役務の補正で対応
上述のように”他人の登録商標と類似のため商標登録できない”というのは、商標が似ていることはもちろんですが、商標に加えて、指定商品・指定役務も、その他人の指定商品・指定役務と同一か類似であることが前提となっています。
ご自身が商標登録出願をされた際の願書に記載した指定商品・指定役務が、全てご自分のビジネスにおいて必要なものであれば（より正確には、全ての指定商品・指定役務に出願した商標を使用しているか、または使用する予定がある場合）、指定商品・指定役務を補正することで対応するのは、あまり得策ではありません。
もし、指定商品・指定役務をご自分の必要な範囲以上に広めに指定していた場合（つまり、必ずしも必要ではない不要な商品・サービスも含めて指定していた場合）、その不要な指定商品・指定役務を手続補正という手続で削除することを考えてみる余地があります。
特許庁に指摘された他人の類似の登録商標の指定商品・指定役務が、アナタにとって必要な指定商品・指定役務とは非類似で、アナタにとって不要な指定商品・指定役務と同一・類似の場合は、その不要な指定商品・指定役務を手続補正で削除すれば、”他人の登録商標と類似のため商標登録できない”という拒絶の理由が解消され、商標登録できる可能性が高まります。
このように、指定商品・指定役務の補正で拒絶理由を解消できる場合はラッキーで、比較的に簡単に対応できます。
しかし、現実的には、ご自分に不要な指定商品・指定役務のみを削除して拒絶理由を解消できる場合は少ないと考えられます。
このような場合は、以下にご説明する意見書で、拒絶理由通知書に反論していくことになります。
意見書で真っ向勝負
意見書というのは、拒絶理由通知書で指摘された拒絶理由（商標登録をすることができない理由）について、特許庁の担当審査官に対して反論をする文書であるとお考え下さい。
拒絶理由通知書で、出願した商標が他人の登録商標と類似と指摘されましたので、意見書では、出願した商標が指摘された他人の登録商標とは非類似であることを主張します。
商標が似ているかどうかは、商標の外観（見ため）、称呼（呼び方）、観念（意味合い）、取引の実情等を総合的に考慮して判断することになっています。
そのため、意見書において基本的には、出願した商標は、当該他人の登録商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似であるし、取引実情を踏まえるとなおさら非類似であるといった主張を記載していきます。
称呼類似のケース
拒絶理由通知において、他人の登録商標と類似と指摘される場合、特に、称呼が似ていると判断されるケースが多いです。
このように称呼が類似と判断されたケースでは、例えば、次のような反論を行います。
・商標の音数が少ない場合
称呼が僅かにでも違えば、音数が少ないだけに商標の称呼に大きな影響を与え、両商標の称呼を十分に聴き分けることができ、何ら紛らわしくない。だから、商標は非類似である。
・ご自分の商標と当該他人の登録商標の最初の音が相違している場合
語頭音は、聴く人に最も印象を与える音なので、これが相違する場合は、両商標の称呼を聴き分けることが可能であり、両商標は非類似である。
取引の実情がポイント
弊所でも”他人の登録商標と類似のため商標登録できない”との拒絶理由通知書を受け取ったことがあります。
あるいは、こういう拒絶理由通知書を受け取ってしまったから、対応をお願いしたいとご依頼を頂くこともあります。
そして、意見書を提出することで、拒絶理由通知書の判断を覆して、商標登録に持っていったケースも多くあります。このように成功したケースで、意見書のどこがポイントになったのかを担当審査官に聴いて確認をすることができないのは残念なのですが、おそらく、意見書における”取引の実情”の主張がポイントになっているのではないかと考えております。
上述した商標の外見、称呼及び観念の非類似の主張は、どちらかといえば、”決まり切った”主張になりがちです。
しかし、取引の実情の主張は、その案件ごとに異なる主張を展開することが可能なので、審査官に”響く”のではないかと思われます。
例えば、その商標の指定商品・指定役務が比較的に高額な商品・サービスである場合、購入を検討する者は、より慎重に購入の判断を行います。そのため、このような場合は、商標の僅かな違いにも気づきやすく、顧客が商標によって商品・サービスの出所を混同することはないから、商標は非類似であるといった主張ができますが、こうした主張は審査官の拒絶理由通知書における判断を覆させ、商標登録に導く強力な主張になると考えられます。
まずは事前の商標調査
以上、”他人の登録商標と類似”との拒絶理由通知書への対応方法をご説明しましたが、一番良いのは、そのような拒絶理由通知書を受け取らないようにすることです。
そのため、商標登録出願をする前に、商標調査（商標データベースを検索）をして、これから商標出願しようとしている商標と同じような商標が既に商標登録されていたり、商標出願されていたりしないことを確認しておくことが重要です。