商標登録をするための手続は、弁理士でなくとも行うことができます。
もっとも、報酬を得て代理人として商標登録に関する手続を行うことができるのは、法律上、弁護士と弁理士のみが可能となっています。
しかし、商標登録をしたい本人（会社）自身が商標登録の手続を行うことは当然できます（これを”本人出願”と呼ぶこともあります。）。
実際に、商標登録の手続をご自身でなされているケースも散見されます。
弁理士に頼まずに、ご自分で商標登録の手続を行う場合は、弁理士報酬が発生しないというメリットがありますが、やはり、ご自分で行うことのデメリットも存在します。
本稿では、本人出願を行う場合のデメリットを失敗事例を交えつつ、ご説明致します。
指定商品・指定役務の適切な選択
本人出願を行う場合の最大の難関は、この指定商品・指定役務の選択ではないかと思われます。
商標登録をするためには、まず商標登録願という願書を特許庁に提出します。
この願書には、指定商品・指定役務を記載する欄があります。
指定商品・指定役務とは、出願する商標を使用する商品・サービスのことで、出願した商標が登録された場合、指定商品・指定役務の範囲でその商標を独占的に使用することができます。
つまり、指定商品・指定役務は、商標権の範囲を定める重要な要素となり、本来指定すべき商品・役務と異なる商品・役務を指定してしまった場合、仮に商標登録されたとしても、全く無意味な商標登録になってしまうことになります。
指定商品・指定役務を誤って記載してしまうことなんてあるのか？という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
具体例を挙げてご説明します。
指定商品・指定役務は、つまり、出願する商標をどのような商品・サービスに使用するのか、ということです。
よりコンパクトに言うと、商標を何に使うのか、となるのですが、ここで誤解が生ずる場合があります。
”商標を何に使うか？”という問いに対して、”取扱商品・サービスのチラシやパンフレットに使う。”と考えられる方もおり、この場合、だとすると、つまり”取扱商品・サービスの広告に使うんだから、指定役務として「広告」を選択すればよい。”となります。
ところが、この指定役務の選択は、残念ながら誤りです。
この指定役務の「広告」は、従来より間違われやすいと考えられており、現在、特許庁では「広告」ではなく「広告業」という用語を使用しています。つまり、指定役務としての「広告業」は、広告代理店のように、他人のために広告に関する業務を行うことを意味しています。
ですので、ご自身の取扱商品・サービスの広告に使用する商標は、「広告」についての商標ではなく、お取扱商品・サービスについて商標を使用していることになりますので、指定商品・指定役務として記載するべきは、そのお取扱商品・サービスになります。
拒絶理由通知書が来てしまうと？
本人出願の場合の第２の難関は拒絶理由通知書です。
商標出願した商標は、登録要件を満たしているか特許庁で審査されます。
出願された商標が全て商標登録される訳ではありません。
しかし、特許庁の審査で商標登録できないと考えられた場合でも、いきなり商標登録を認めないということにはなりません。一旦、拒絶理由通知書を送って、特許庁審査官が商標登録できないと考える理由を示し、商標出願人に意見書などで反論をする機会を与えるのです。
一般的に、専門性の観点から、本人出願の場合の方が、弁理士が商標登録の手続を行う場合よりも拒絶理由通知書が来る可能性は高いと考えられます。
本人出願で拒絶理由通知書が来てしまうと、どうでしょうか？
そもそも、拒絶理由通知書の意味をご理解されていないと、拒絶理由通知書が特許庁の最終的な判断で、もうその商標は登録できないと思って諦めてしまう場合もあるようです。
また、拒絶理由通知書が特許庁の最終判断と誤解されていない場合でも、拒絶理由通知書への対応をご本人が行うことは、かなり困難であると考えられます。手続補正書で軽微な記載ミスを補正する程度であれば可能かもしれないのですが、意見書を提出して、特許庁審査官の判断と”真っ向勝負”しなければならない場合などは、弁理士でないと難しいと考えられます。
拒絶理由通知書が来ても、意見書を提出するなどで、意外と商標登録に持っていけるケースもありますので、本人出願をされた場合でも、途中から弁理士に依頼することをおススメ致します。
なお、途中から事件を引き受ける場合（”中途受任”と呼びます。）、中途受任の割増手数料が発生する弁理士もおりますが、弊所では割増手数料は頂戴しておりませんので、通常料金にて対応させて頂きます。是非お気軽にご相談ください。