商標法４条１項１１号の拒絶理由通知の対応方法

商標法４条１項１１号の趣旨
商標法４条１項１１号は、商標法３条１項３号（「商標法３条１項３号の拒絶理由通知への対応方法」ご参照）と並んで、拒絶理由通知書でよく拒絶理由として指摘される商標法の条文です。
商標法４条１項１１号は、以下のような規定です。
「次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
　当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」

条文そのままだとわかりにくいので、平たく言い直すと次のようになります。
「先に出願された他人の登録商標と同一又は類似の商標で、且つ指定商品又は指定役務も同一又は類似の場合は、商標登録を受けることができない。」

商標登録は、商標と、その商標を使用する商品・サービスをセットで登録し、登録した商標を、登録した商品・サービスについて独占使用することができるという制度です。商標とセットで登録する商品・サービスを「指定商品・指定役務」と呼びます。「役務」はサービスのことです。
つまり、商標法４条１項１１号は、先に出願された他人の登録商標と同じような商標であり且つ指定商品・指定役務も同じようなものである場合は、商標登録を認めないという趣旨の規定になります。

上述の通り、商標登録制度が、登録商標を指定商品・指定役務について独占使用を認める制度ですが、同じような商標について別々の者に登録を認めてしまうと、それぞれ独占使用できなくなりますので、商標法４条１項１１号は当然ともいえる拒絶理由です。
また、同じような商標を別々の事業者が使うと、紛らわしくてお客さんが間違えてしまうという問題も起こります。A社の商品を買おうと思っていたのに、商品名などの商標が似ていたから間違えてB社の商品を購入してしまったというケースで、お客さんが不利益を被ります。このとき、B社の商品の品質がよくないと、B社商品をA社商品と勘違いしているお客さんは、A社の商品の品質が落ちたと考えるでしょうから、A社の信用も低下してしまいます。このような事態を防止するためにも商標法４条１項１１号が存在するのです。

ここで１つ注意点は、「先に出願された」他人の同じような登録商標が存在している場合は、商標法４条１項１１号に該当して商標登録できない点です。「先に登録された」ではありませんので、特許庁の審査に時間がかかって遅くなったとしても、「先に出願」しておけば、同じような商標が競合した場合に勝つことができます。このように、先に出願した方が優先されることを「先願主義」と呼びますが、先願主義のもとでは、なるべく早く出願を済ませておくことが重要となります。
商標法４条１項１１号の拒絶理由通知の内容
商標法４条１項１１号の拒絶通知は、以下のような文章で構成されています。

「この商標登録出願に係る商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品（指定役務）と同一又は類似の商品（役務）について使用するものですから、商標法第４条第１項第１１号に該当します。」

この文章は定型文でして、商標法４条１項１１号の拒絶通知では必ずこの文章が使われています（事案によって若干、文章が変わることもありますが、実質的に商標法４条１項１１号の拒絶理由通知では同じ文章が使われています。）。

商標法４条１項１１号の拒絶理由通知書には、上記文章とともに、同一又は類似と判断された他人の先に出願された商標の商標登録番号が記載されています。同一又は類似と判断された他人の先に出願された登録商標は「引用商標」と呼ばれます。引用商標は、１つの場合もあれば複数個の場合もあります。
商標法４条１項１１号の拒絶理由通知への対応方法
上述の通り、商標法４条１項１１号は、他人の先願登録商標（引用商標）と同一又は類似の商標で、且つ指定商品・指定役務も同一又は類似のものについては登録を認めないという趣旨ですので、この拒絶理由通知への対応は、基本的には、出願した自分の商標（以下「本願商標」といいます。）と引用商標とは非類似であるという主張を意見書で行うこととなります。

指定商品・指定役務の対応

商標が非類似との主張の仕方については後で詳述致します。
先に指定商品・指定役務で対応できる場合があるときの方法を説明します。

繰り返しになりますが、商標法４条１項１１号は、本願商標と引用商標において商標自体が同一・類似で且つ本願商標と引用商標の指定商品・指定役務が同一・類似の場合に適用されます。したがって、本願商標と引用商標の商標自体が同一又は類似であっても、両者の指定商品・指定役務が非類似であれば商標法４条１項１１号には該当しません。
そのため、商標法４条１項１１号対策の意見書では、本願商標の指定商品・指定役務と引用商標の指定商品・指定役務とは非類似であるとの主張をすることも考えられます。しかし、指定商品・指定役務として規定される商品・サービスには、数字とアルファベットで構成される「類似群コード」という記号のようなものが付与されることになっていて、同じ類似群コードが付与されている商品・サービス同士は類似すると推定して審査がされる運用になっています。商標法４条１項１１号の拒絶理由が通知される際は、通常、事前に審査官によって本願商標と引用商標の指定商品・指定役務の類似群コードの照合が行われているので、”推定は覆すことができる”といっても、同一の類似群コードが付与された商品・役務同士でも非類似であるとの主張を意見書で行っても、現実的には中々、特許庁に受け入れてもらえません。そのため、指定商品・指定役務の非類似性の主張は、何か特別な理由がなければ、意見書ではあまり行わないと考えられます。

しかし、本願商標の指定商品・指定役務として、複数種類の商品・役務を指定している場合で、引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似であるのが、本願商標の指定商品・指定役務のうちの一部であるときは、本願商標の指定商品・指定役務から、引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似のものだけを「手続補正書」によって削除することによって、商標法４条１項１１号の拒絶理由を解消することもできます。
ただし、引用商標の指定商品・指定役務と同一・類似の指定商品・指定役務が、広めに指定商品・指定役務を設定する目的で念のため指定したもので実際には不要なものであるような場合はよいのですが、本願商標にとって重要な商品・役務である場合は、手続補正書で削除することは適切な対応とはいえませんので、この場合は、後述する商標非類似の主張を意見書で行って、商標法４条１項１１号の拒絶理由を解消することを目指すべきでしょう。

商標非類似の主張

次に、本願商標と引用商標の商標自体が非類似である主張を意見書で行う場合の方法を説明します。
本願商標と引用商標が同一の商標である場合は、さすがに非類似の主張はできませんので、以下の説明は、特許庁審査官が、本願商標と引用商標とが類似すると考えたであろうという前提での説明となります。

商標が類似するかどうかの判断は、「類否判断」と呼ばれます。
商標の類否判断は、本願商標と引用商標の外観（見た目）、観念（意味合い）及び称呼（呼び方）を比較するとともに、指定商品・指定役務の取引の業界の実情などを総合して判断することとなっていますが、特許庁の審査の段階では実際には、本願商標と引用商標の外観・観念・称呼のいずれか一つでも同一又は類似である場合は、本願商標と引用商標は類似商標であると判断されてしまう傾向があります。そのため、意見書では、なるべく本願商標と引用商標の外観、観念及び称呼は全て非類似であるとの主張を行います。

本願商標と引用商標の認定

本願商標と引用商標の外観、観念及び称呼の非類似の主張を行うために、意見書では、まず、本願商標と引用商標の認定を行います。
本願商標と引用商標の認定とは、例えば、本願商標が「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」という文字の商標である場合、「本願商標は、横書きされた「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」という８文字の欧文字から構成されている。」というように、本願商標と引用商標がどのような商標の構成であるかを文章で説明することです。

本願商標と引用商標の認定を記載したら、次は、本願商標と引用商標の外観、観念及び称呼をそれぞれ比較していきます。
外観、観念及び称呼を比較していく順番に決まりはありませんが、筆者は、外観⇒観念⇒称呼の順に比較していくのが一番スムーズに感じるので、通常はこの順番で意見書を記載しています。

外観の類否

外観の類否判断は、例えば、「本願商標は文字のみで構成されているのに対し、引用商標は文字及び図形を含む」、「本願商標は、欧文字８文字で構成されているのに対し、引用商標は、片仮名５文字で構成されている」等のように、図形の有無、図形の形状の違い、文字の種類、文字の数などの本願商標と引用商標の外観構成上の違いを記載して、「本願商標と引用商標の外観は非類似である。」と外観の類否判断を結論付けます。本願商標と引用商標の外観構成上の違いは、なるべくたくさんあった方が良いです。

観念の類否

観念の類否判断では、まず、本願商標と引用商標の観念を認定します。
観念の認定は、例えば、本願商標が「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」の場合は、「本願商標「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」は、「カナダの地名」を表すとともに、犬種の「ラブラドールレトリーバー」の略称を理解させるものである。」という具合になります。ただし、観念の認定において、本願商標が「カナダの地名」を表すと記載してしまうと、本願商標は、指定商品の産地を表示するものであるから商標法第３条第１項第３号に該当するため、商標登録要件を満たさないことを認めてしまうような主張になってしまうので、「本願商標「ＬＡＢＲＡＤＯＲ」は、英和辞書等で調べればカナダの地名であることが理解されるかもしれないが、本願商標の指定商品・指定役務の取引者・需要者がカナダの地名に特別詳しいとの事情もないことから、本願商標が「カナダの地名」を表したものと理解されることはなく、犬種の「ラブラドールレトリーバー」の略称を理解させるものである。」というように記載するのがよいでしょう。

商標の中には造語商標というものもあります。例えば、「ＲＯＤＬＡＢＲＡ」等のように、辞書などに載っていない独自に新しく作り出された言葉で構成される商標です。この場合の観念の認定は、「本願商標は、造語であるため特定の観念を生じない。」となります。

本願商標と引用商標の観念の認定を記載したら、次に、「したがって、本願商標と引用商標の観念は非類似である。」と観念の類否判断の結論を記載します。ちなみに、本願商標と引用商標の一方又は双方が造語商標である場合は、一方又は双方の商標は特定の観念を生じないため、観念の比較ができず、つまり、観念の類否判断ができません。この場合は、例えば、本願商標が造語であるとすると「本願商標は造語であり特定の観念を生じないため、引用商標の観念と比較することができないので、両者の観念は類似するものではない。」と結論付けます。造語商標の場合は、観念を比較することができませんので類似とも非類似ともいえず、「類似ではない」という趣旨の表現になります。

称呼の類否

次に称呼の類否判断を行います。
「本願商標と引用商標の外観・観念・称呼のいずれか一つでも同一又は類似である場合は、本願商標と引用商標は類似商標であると判断されてしまう傾向がある」という説明をしましたが、伝統的に特許庁は、外観・観念・称呼の中でも特に称呼を重視する傾向があります。
また、商標法４条１項１１号の拒絶通知が発せられる場合、本願商標と引用商標の外観は明らかに非類似、観念はいずれかが造語のため比較不能、称呼はやや近しいかもしれないというケースが多いです。
そのため、外観、観念及び称呼の中では称呼の類否に関する主張が重要と考えられます。

称呼の類否判断においても、まずは本願商標と引用商標の称呼を認定します。
称呼の認定は、本願商標が「ＲＥＴＲＩＥＶＥＲ」であれば「本願商標は、「レトリバー」又は「レトリーバー」との称呼を生じる。」、引用商標が「ラブラドールレトリバー」であれば「引用商標は、「ラブラドールレトリバー」との称呼を生じる。」のような記載となります。

本願商標と引用商標の称呼の認定を記載したら、次に、本願商標と引用商標の称呼の類否判断を行います。
称呼の類否判断では、本願商標と引用商標の称呼の音数や音構成を比較して違いを主張します。例えば、本願商標が「ＲＥＴＲＩＥＶＥＲ」で引用商標が「ラブラドールレトリバー」の場合、「本願商標の称呼は５音又は６音で構成されるのに対し、引用商標の称呼は１１音であり、両者の称呼の音数は約２倍の差異があるので、両者の称呼は明らかに非類似である。」というような主張をして称呼の類否判断を結論付けます。

称呼の類否は、本願商標の称呼と引用商標の称呼が聴き分けられるのか、聴きわけにくくて紛らわしいかという観点で行われます。
そのため、例えば、本願商標と引用商標の称呼の音数がともに１０音以上のように多い場合で、両者の称呼が１音しか違わないときは、聴き分けにくいので、称呼は類似すると判断されやすい傾向があります。逆に音数が３音や４音程度で少ない場合は、両者の称呼が１音でも違えば十分聴き分けやすくなるので、称呼は非類似と判断されやすくなります。そのため称呼の音数が少ない場合は、この点を意見書で積極的に主張すべきです。

なお、本願商標でも引用商標でも、称呼の音数が多い場合や、「ラブラドールレトリバー」のように意味的に「ラブラドール」と「レトリバー」を分けられるような場合、特許庁は、「ラブラドールレトリバー」を「ラブラドール」と「レトリバー」に分断して、それぞれ「ラブラドール」と「レトリバー」の部分からも観念や称呼が生じると判断する場合があります。このように判断されてしまうと、引用商標「ラブラドールレトリバー」から「レトリバー」の部分からも観念と称呼が生じることになるので、本願商標「ＲＥＴＲＩＶＥＲ」と引用商標は観念と称呼が同一となり、本願商標と引用商標は類似のため商標法４条１項１１号に該当することになってしまいます。
このようなケースも商標法４条１項１１号の拒絶理由通知では比較的によくあります。
具体的に前述のケースでは、例えば、「引用商標全体の称呼「ラブラドールレトリバー」は１１音で、それほど冗長ではないし、２つの長音を含むことも手伝って淀みなく一気に発音できるから、「ラブラドール」や「レトリバー」と略称されることはない。」という主張を意見書に記載しておくことが有効です。
さらには、「仮に「ラブラドールレトリバー」が「ラブラドール」と「レトリバー」に分断される場合があるとしても、「ラブラドールレトリバー」が、「ラブラドール」と略称されることはあっても、「レトリバー」では「ゴールデンレトリバー」等と区別できないことから間違っても「レトリバー」と略されることはないので、引用商標の「レトリバー」の部分から観念及び称呼は生じない。」という主張も良いかもしれません。

取引の実情

商標法４条１項１１号の拒絶通知に対する意見書は、これまで述べた本願商標と引用商標の外観、観念及び称呼が相互に非類似であるとの主張が基本となります。
しかし、特許庁の審査官も商標の類否判断に関するプロです。そのため、外観、観念及び称呼の非類似の主張のみでは、一旦、登録すべきでないとの心証を抱いた審査官には響かないかもしれません。
そこで、私見では、本願商標の指定商品・指定役務の取引の業界の実情を主張して、取引者・需要者が本願商標と引用商標を混同することはないという趣旨の主張をすることが重要と考えます。

商標法４条１項１１号の規定は、ざっくり言うと、他人の先に出願された登録商標と同じような商標は登録を認めないという内容です。
しかし、商標法４条１項１１号の本当の趣旨は、同じような商標を重複して登録することがけしからんということではありません。
冒頭の商標法４条１項１１号の趣旨の説明の中で、お客さんがA社商品とB社商品を間違えたという例を挙げました。商標法の目的は、その例で言えば、お客さん（取引者・需要者）がA社商品とB社商品を間違える（混同する）ことを防止することと、A社の信用を保護することです。
そして、商標法４条１項１１号は、同じような商標を別々の事業者が使用すると、お客さん（取引者・需要者）がA社商品とB社商品を間違える（混同する）ので、これを防止するために、同じような商標を重複して登録することを認めていないのです。
したがいまして、商標法４条１項１１号の拒絶通知に対する意見書では、本願商標と引用商標が非類似であるとの主張の他に、取引者・需要者が本願商標と引用商標を混同することはないという主張もありで、特に、本願商標の指定商品・指定役務の取引業界の実情を踏まえれば、取引者・需要者が本願商標と引用商標を混同することはないという主張が有効となります。

筆者がよく使う主張を紹介します。
商標法４条１項１１号の拒絶通知が発せられる場合、本願商標と引用商標の外観は明らかに非類似、観念はいずれかが造語のため比較不能、称呼はやや近しいかもしれないというケースが多いことは前述致しましたが、このようなケースで使える主張です。このケースでは、観念はひとまず置いておいて、外観の非類似性を強調して、称呼の近似性を考慮しても、混同が生じないという主張が有効です。
指定商品が「被服」の場合などによく適合する主張になります。洋服などを購入する際に、商品の実物や画像を見ないで購入する人はいるでしょうか？　或いは、電話で洋服の商標（ブランド）の称呼を聞いただけで、商品を見ることなく買うことがあるでしょうか？　被服を購入する際は、必ず、店頭で商品の実物見たり、スマホで商品の画像を見たりしてから購入するはずです。そして、商品の実物や画像を見る時に、必然的にその付近に表示されている商標も目に入るので、被服などが指定商品の場合は、このような取引の実情を考慮すれば、取引にあたり、必ず目にする商標の外観が非類似であれば、聴覚だけを頼りに取引することは無いので、称呼がやや近くても混同は生じないというロジックは説得力があると考えられます。

特許庁の審査・審決、裁判所の判決

商標法４条１項１１号対策の意見書に限りませんが、似たような事例の過去の特許庁の審査例（登録例・拒絶例）、審決例、裁判所の判決を引用して、本願商標が商標法４条１項１１号に該当しないという主張を行うこともできます。
これらの主張は、過去の事例と本願商標とは”事案が異なる”ということで退けられてしまうこともありますが、ケースによっても有効な場合もありますので、何か主張できることがあれば、是非活用したいものです。
まとめ
商標法４条１項１１号の拒絶通知は、商標法３条１項３号の拒絶通知などに比べて、意見書を提出すれば拒絶理由を解消して登録を認められる確率が高いとのデータも出ております。
また、商標法４条１項１１号を適用されて拒絶が確定すると、本願商標は他者の登録商標（引用商標）と類似であるとの特許庁の審査が確定することになりますので、本願商標を使用すると、当該他者の商標権を侵害するおそれも出てきますので、可能な限り商標法４条１項１１号の拒絶理由を解消したいものです。
したがいまして、商標法４条１項１１号の拒絶理由通知書が来ても諦めずに、上記詳述した意見書の書き方などを参考にされて意見書を提出して登録査定を勝ち取って頂ければ幸いです。


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