商標の拒絶理由通知書が来てしまった場合の対応
- 商標登録は弁理士を使わなくてもできる
- 最近ではインターネットで商標に関する様々な情報を入手することができます。
また、地方自治体や各種の団体では、商標権などの知的財産権の取得をサポートする試みも行われています。
このような情報やサポートを活用して、商標登録も弁理士に頼まずに、ご自分でしようという方も増えてきているように思います。
商標登録に関する手続は、必ずしも弁理士に依頼する必要はなく、ご自分で行っても全然構わないのです。 - 厄介なのは拒絶理由通知書
- 商標登録をするためには、特許庁の審査を受けなければなりません。
この特許庁の審査をすんなりパスできればよいのですが、ときには「拒絶理由通知書」といって、”商標出願について、所定の理由（拒絶理由）があるため商標登録をすることができない”という拒絶通知が届いてしまうことがあります。
拒絶理由通知は、特許庁の最終的な判断ではありません。
そのため、拒絶理由通知に対しては、「意見書」で反論したり、「手続補正書」で出願した内容を補正したりして、商標登録を目指す対応を取ることができます。
しかし、商標登録に関する手続を弁理士を使わずに、ご自分でなさった場合に拒絶理由通知書が来てしまうと、その対応は中々困難であると思われます。
中には、拒絶通知が届いたから、その時点で”商標登録を諦めた”といった話も聞くことがあります。
確かに、拒絶通知の内容によっては、意見書や手続補正書を提出しても商標登録をすることが相当困難な場合もあります。このような場合は、拒絶理由通知書が来た時点で商標登録を諦めるのもやむを得ないことと思います。
しかし、拒絶理由通知の内容によっては、意見書などで十分商標登録にもっていけることもありますので、拒絶理由通知書が来たから商標登録を諦めるのはもったいないケースもあります。 - 拒絶理由の内容は色々
- 商標出願に対して拒絶理由通知書が届くのは、当該商標出願が所定の商標登録の要件を欠いているためです。
商標登録の要件といっても多数ありますので、拒絶理由通知の内容も様々にある訳です。
典型的なよくある拒絶理由の内容は次の２つです。
１．指定商品・指定役務との関係で普通名称であったり、単なる品質表示である等、”一般的な名称”のため商標登録の要件を欠いている
２．他人の先に出願された登録商標と同一又は類似で、且つ指定商品・指定役務も同一又は類似のため商標登録の要件を欠いている
これら２つの拒絶理由は、商標の拒絶理由通知書では非常によく見受けられるものです。
また、弁理士を使わずに、ご自分で商標登録出願の手続を行われた場合に多く見られる拒絶理由として次のものがあります。
３．指定商品・指定役務の記載内容が不明確である
- 拒絶理由通知書への対応
- 拒絶理由通知書に記載されている拒絶理由の内容にもよりますが、拒絶通知が来ても適切に対応すれば、商標登録に持っていけるケースも多くあります。
拒絶理由通知書への対応方法は、基本的には、次の方法のどちらか一方か、両方を行うことで対応します。
・「意見書」という書類を特許庁に提出して、拒絶理由通知書に記載されている内容に対して反論をする。つまり、出願した商標には拒絶理由がないことを主張します。（意見書について詳しくは、こちら）
・「手続補正書」という書類を特許庁に提出して、商標登録出願の際に提出した商標登録願（願書）の記載を訂正する。願書の記載を訂正するといっても、無制限に訂正をすることはできません。例えば、出願した商標自体を訂正することは、ほぼ不可能です。手続補正書で訂正するのは、主に、指定商品・指定役務の内容で、指定商品・指定役務の内容を出願当初の内容から狭めるように訂正することになります（指定商品・指定役務の内容を当初の内容から別のものに変更したり、範囲を拡大するような訂正は認められません。）。
例えば、上記１．の”一般的な名称”という理由で拒絶通知が来た場合には、意見書で”出願した商標は、一般的な名称ではない”ことを、その根拠とともに主張します。
また、上記２．の”他人の登録商標と類似である”ことを理由に拒絶通知が来た場合には、意見書で”他人の登録商標とは類似でない”ことを、その根拠とともに主張します。他人の登録商標と類似かどうかは、商標だけではなく、指定商品・指定役務も関係してきますので、場合によっては、手続補正書も提出して指定商品・指定役務を補正するといった対応も行います。
上記３．の”指定商品・指定役務の記載内容が不明確である”という拒絶理由通知の場合は、手続補正書によって指定商品・指定役務の内容を補正すれば簡単に商標登録できることが多いので、この拒絶理由で商標登録を諦めるのは非常にもったいないです。
上記１．と上記２．の拒絶理由の場合、意見書や手続補正書を提出したからといって、必ず商標登録できるとは限りません。しかし、例えば、商標登録の可能性が、例えば五分五分の場合でも、せっかく商標出願したのですから、意見書・手続補正書で商標登録に向けてチャレンジするのがよいと考えられます。
特に、上記２．の拒絶理由通知では、出願した商標が他人の登録商標と同一又は類似と認定されてしまっているので、出願した商標を使ってしまうと、その他人の商標権を侵害すると判断されてしまう可能性も高まりますので（正確には、商標権を侵害するかどうかは裁判所が裁判で判断するものですが、特許庁は商標登録に関する専門的な行政機関ですので、その特許庁の類似との判断は商標権を侵害してしまうリスクが高いと考えられる材料になります）、是非とも特許庁から非類似との判断を引き出したいものです。 - 弊所の拒絶理由通知書への対応
- 商標出願をご自分で行って、拒絶理由通知書が届いたから、その後の手続は弁理士に依頼するというケースは、我々弁理士からすると、”中途受任”という形になります。
中途受任の場合、手続の最初から弁理士が関与していないので、その後の手続がやや困難になること等もあり、弁理士によっては割増手数料が発生することもありますが、弊所では中途受任であっても割増料金が発生せず、通常の意見書や手続補正書の料金で対応しております。
上で述べましたように、商標の拒絶通知が届いた場合の対応は、意見書と手続補正書の提出がメインになります。
ちなみに、弁理士による意見書や手続補正書の作成手数料は、一般的には商品・役務の数に応じて増額されますが、弊所では意見書も手続補正書も、商品・役務の区分の数にかかわらず定額にて作成致しておりますので、比較的に安価にご対応しております。
なお、拒絶理由通知書への対応は、原則として、拒絶理由通知書の発送日から４０日以内に行う必要がありますので、拒絶理由通知を受け取られたら、お早めに弁理士に相談されることをおススメ致します。 - 弊所の拒絶理由通知書への対応の成功事例①
- 弊所では、拒絶理由通知書に対して意見書を提出することで、これまで数多くの登録査定を勝ち取ってきましたが、その中でも難易度の高かった事例の意見書をご紹介します。以下の意見書は「J-PlatPat」などで公開されている情報です。
①商標登録第６５８８７０３号
本件は、同様の商標が過去３回、特許庁の審査で”一般的な名称”という理由で登録を認められなかったものの、４回目に弊所にご依頼を頂き、意見書を提出して商標登録を勝ち取ったケースです。
１．本願出願人は、令和４年４月８日付起案（令和４年４月１３日付発送）の拒絶理由通知書を受領しました。
拒絶理由の内容は、「この商標登録出願に係る商標（以下「本願商標」といいます。）は、「チャクラワーク」の文字及び「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」の文字を上下二段に、一般的に用いられている書体で横書きしてなります。本願商標構成中、「チャクラ」及び「Ｃｈａｋｒａ」の文字は、「ヨーガで、人体の生命エネルギーの中枢となる部位」（下記インターネット情報（１）参照）を、「ワーク」及び「Ｗｏｒｋ」の文字は、「仕事。作業。また、勉強。研究」（下記インターネット情報（２）参照）をそれぞれ意味します。そして、下記インターネット情報（３）ないし（５）によれば、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の文字が、「チャクラを活性化させる働きかけ」ほどの意味合いとして一般に使用されており、また、チャクラワークに関するセミナー等が開催されている実情が見受けられます。以上のことからすれば、本願商標は全体として、「チャクラを活性化させる働きかけ」ほどの意味合いを容易に認識させるというのが相当です。そうしますと、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者又は需要者は、当該役務が「チャクラを活性化させる働きかけに関するもの」（例えば、チャクラを活性化させる働きかけに関する「知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，ヨガの教授，資格の検定・認定又は付与，ヨガの興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する施設の提供，ヨガに関する用具の貸与」等）であることを認識するにとどまりますから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当です。したがって、本願商標は、商標法第３条第１項第３号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第４条第１項第１６号に該当します。」というものです。
２．出願人は、前記拒絶理由に承服致しかねますので、以下に意見を申し述べます。
本願商標を構成する「チャクラ」及び「Ｃｈａｋｒａ」の文字並びに「ワーク」及び「Ｗｏｒｋ」の文字は、それぞれ審査官殿が認定された意味を有します。
したがって、「チャクラ」及び「ワーク」並びに「Ｃｈａｋｒａ」及び「Ｗｏｒｋ」を結合させた本願商標は、漠然と「ヨーガで、人体の生命エネルギーの中枢となる部位に関する作業」程の意味合いを認識し得るものでありますが、むしろ特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものです。
この点、審査官殿は、インターネット情報（３）乃至（５）を引用され、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の文字が、「チャクラを活性化させる働きかけ」程の意味合いとして使用されている旨認定されています。確かに、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の文字が、そのような意味合いで使用されている実情はございます。
しかしながら、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の名称、並びに「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の名称に係る技法は、遅くとも出願人が２００８年に発案・創作した名称及び技法です。出願人は「チャクラワーク協会」なる協会の主宰者であり、当該協会のウェブサイトの関連箇所のＵＲＬを以下に記載致します。当該ウェブサイトの関連箇所より、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の名称、並びに「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の名称に係る技法が出願人により発案及び創作されたものであることをご理解頂けるものと思料致します。
ｈｔｔｐｓ：//ｃｈａｋｒａｗｏｒｋ.ｊｐ/ｃｈａｋｒａｗｏｒｋ/ｙｏｇａ－ａｂｏｕｔ－ｍａｓｕｍｉ/
ｈｔｔｐｓ：//ｃｈａｋｒａｗｏｒｋ.ｊｐ/２００８/０４/
以上のように、本願商標を構成する「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の語は、遅くとも２００８年に出願人が発案・創作した造語であり、その後、１０年以上の長きに亘り、当該語に係る技法を多くの者に教授してきた結果、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の語が、「チャクラを活性化させる働きかけ」程の意味合いで使用されている実情が存在するのです。しかし、その使用は、決して「一般に使用されている」訳ではありません。
即ち、上述の通り、出願人は、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の商標の下に、その技法を多くの者に教授してきた結果、出願人の生徒、或いは生徒から選ばれた認定講師が多数存在しており、これらの生徒及び認定講師が、実質的に出願人の使用許諾を受けて、商標「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び／又は「チャクラワーク」を使用して情報発信を行っているのであり、したがって、「Ｃｈａｋｒａ Ｗｏｒｋ」及び「チャクラワーク」の文字が、「チャクラを活性化させる働きかけ」程の意味合いとして一般に使用されており、また、チャクラワークに関するセミナー等が開催されている訳ではありません。
その証左として、具体的には、例えば、審査官殿が引用されたインターネット情報（５）は、出願人の生徒が開催するワークショップを告知するウェブサイトです。
以上のことからすれば、本願商標は、「チャクラを活性化させる働きかけ」程の意味合いを容易に認識させるというよりは、むしろ、出願人の発案・創作に係る「チャクラを活性化させる働きかけ」に関する技法を暗示又は示唆する一種の造語であると認識させるものであり、本願指定役務の出所識別標識として十分に機能しているものです。
また、そのため、本願商標は、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものではありません。
なお、最後に付言するに、商標法及び商標登録制度が商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることをその目的の１つにするのであれば、上述したように、出願人により１０年以上の長きに亘り使用され、出願人の業務上の信用が化体した本願商標は当然に商標登録を受けられるべきであります。
本願商標を構成する各文字が、審査官殿ご認定の通りの意味を有するものであれば、本願商標は、その指定役務との関係において役務の質や特徴等を表すものではないことから、仮に、本願商標が未だ使用されておらず、即ち、何ら出願人の業務上の信用が化体していない場合には、本来的に、本願商標は登録を受けられるのに、長年の使用により信用が化体した場合に登録が認められないというのであれば、商標法及び商標登録制度の目的を逸脱し及び違背することに他ならず許されるものではないと思料致します。
３．まとめ
以上の通り、本願商標は、商標法第３条第１項第３号及び同第４条第１項第１６号に該当するものではなく、登録適格を有するものですので宜しくご再査願います。
- 弊所の拒絶理由通知書への対応の成功事例②
- ②商標登録第６５９６９９７号
本件は、以前に別の弁理士事務所より全く同じ商標を出願し、意見書を提出したものの特許庁の審査で他人の先願登録商標と類似という理由で登録を認められず、２回目の出願で弊所にご依頼を頂き、弊所にて意見書を提出して商標登録を勝ち取ったケースです。
１．本願出願人は、令和４年７月１１日付起案（令和４年７月１３日付発送）の拒絶理由通知書を受領しました。
拒絶理由の内容は、「この商標登録出願に係る商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものですから、商標法第４条第１項第１１号に該当します。」というものです。
引用商標：登録第６０４３５９０号（商願２０１７－０９９０４９）
２．出願人は、上記拒絶理由について、承服致しかねますので、以下に意見を申し述べます。
（１）本願商標の構成
本願商標は、「あやめ眼科」を標準文字にて表してなるものです。
（２）引用商標の構成
引用商標は、「訪問看護ステーション あやめ」を標準文字にて表してなるものです。
（３）外観の差異
本願商標が５文字で構成されるのに対し、引用商標は１３文字で構成され、しかも、本願商標は「眼科」の文字を含みますが、引用商標は当該文字を含まず、引用商標は「訪問看護ステーション」の文字を含みますが、本願商標は当該文字を含みません。
したがって、本願商標と引用商標の外観は、看者に全く異なる印象を与える相互に非類似のものです。
（４）観念の差異
本願商標及び引用商標を構成する「あやめ」の文字は、「菖蒲、即ち、アヤメ科の多年草」を意味します。
本願商標を構成する「眼科」の文字は、「眼に関する医学の一分科」を意味します。
したがって、本願商標全体としては、「あやめという名称の眼に関する医学の一分科」といった意味合いを漠然と想起させる一種の造語であるか、又は「あやめという名称の眼科医院」という固有の医療機関の名称として認識されるものです。
引用商標を構成する「訪問」の文字は、「人をたずねること」を意味します。また、引用商標を構成する「看護」の文字は、「傷病者の手当・世話をすること」を意味し、引用商標を構成する「ステーション」の文字は、「ある仕事を引き受ける拠点」を意味します。
したがって、引用商標は、全体として「あやめという名称の人をたずね傷病者の手当・世話をすることを引き受ける拠点」といった意味合いを漠然と想起させる一種の造語です。
以上より、本願商標と引用商標の観念は異なり非類似であるか、または、本願商標と引用商標は造語であって観念を比較できませんので類似するものではありません。
（５）称呼の差異
本願商標は、その構成文字に相応する「アヤメガンカ」との称呼のみを生じます。本願商標の称呼は、僅か６音で構成され、語呂良く淀みなく一気に発音できるもので、その構成文字も全て同書・同大・同色にて等間隔にまとまり良く一体的に表されていることからして、本願商標において、これをさらに省略して、例えば、「アヤメ」等の称呼が生じると見るべき合理的な理由は存在しません。
引用商標は、「ホウモンカンゴステーションアヤメ」との称呼を生じます。
したがって、本願商標の称呼と引用商標の称呼は、音数及び音構成において相違しますので、相互に非類似のものです。
（６）取引の実情
上述の通り、本願商標の構成からして、本願商標より「あやめ」の文字部分のみが抽出されて、「アヤメ」なる称呼を生じることはありませんが、このことは、医療の分野における取引の実情に鑑みても妥当します。
まず、本願指定役務である医業等を提供する医療機関においては、その名称（商標）として、何らかの文字（本願商標でいうと「あやめ」の文字）と「医学の分科名」（本願商標でいうと「眼科」の文字）を組み合わせた名称が多数存在しております。そして、このような医療機関の名称は、構成文字全体から固有の医療機関の名称を表したものと認識されるものとみるのが自然です。即ち、医療機関の名称は、伝統的に、当該医療機関の所在する「地名」と「医学の分科名」を結合させた名称、例えば、「千代田眼科」、「霞が関眼科」等や、当該医療機関の院長の「苗字」と「医学の分科名」を結合させた名称、例えば、「佐藤眼科」、「鈴木眼科」等の名称が多く、医学の分科名を除外した部分のみでは役務の出所識別標識として機能し得ない場合が少なくないためです。したがって、本願商標も同様に、その構成文字全体「あやめ眼科」をもって、固有の医療機関の名称を表しているものと認識されるのです。そのため、本願商標は、その構成文字全体をもって称呼されるのであり、「アヤメ」と略して称呼されることはありません。
この点は、例えば、本願商標と同様に「花の名称」と「医学の分科名」を結合させた商標の御庁における併存登録例（いずれも類似群コード４２Ｖ０２の付された役務を指定しています。）からも、よりよくご理解頂けるものと思料致します。即ち、「花の名称」と「医学の分科名」を結合させた商標の場合も、その全体をもって、固有の医療機関の名称として認識されることを前提に、以下の登録商標は、相互に非類似のものと御庁に判断され、併存登録されております。
つまり、特に、医療機関の名称として使用される「花の名称」と「医学の分科名」を結合させた商標に関しては、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握、認識されるのであって、「医学の分科名」が役務出所識別標識としての機能が無いか又は希薄だからといって、「花の名称」の文字部分のみを要部と認定して抽出し、称呼及び観念が生じると見るのは形式的且つ早計に過ぎます。
もし仮に、以下のような併存登録例が存在するにも拘らず、本願商標と引用商標が類似すると判断されるというのであれば、それは、御庁のこれまでの審査例とは一線を画する異質なご判断であり御庁の商標審査の不統一性を招来し、及び商標登録の可能性の予測をおよそ不能とする、到底容認できないものであると言わざるを得ません。
さらに、以下の登録例からも明らかですが、医療機関の名称は、その需要者に親しみを持ってもらうこと等を目的に、花の名称を医療機関の名称に含ませることが少なくなく、上述及び後述するように、本願商標と引用商標との間で混同の生ずるおそれがないにも拘らず、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標の登録を拒絶されるならば、それは、商標を使用しようとする者の商標の選択の余地をいたずらに狭小化させることに他ならず許されるものではありません。
・登録第３０２５６９５号「アイリス眼科」と登録第５７８７９４３号「アイリス歯科」
・登録第３３４２５７９号「サクラ薬局」と登録第５０６４９３６号「さくら診療所」と登録第６３４１８２７号「桜こどもクリニック」と登録第６５６２０４９号「医療法人社団桜」
・登録第６１２９２９５号「ローズ皮膚科クリニック」と登録第６４５４５２６号「ローズレディースクリニック」
・登録第５４７８９３８号「ひまわり歯科クリニック」と登録第５５８８６９２号「ひまわりこどもクリニック」と登録第５７９４０８３号「ひまわり歯科医院」
なお、本願商標や引用商標のように、複数の構成部分を組み合わせた、所謂、結合商標は、その全体をもって商標の類否判断を行うのが原則であり、例えば、最高裁平成１９年（行ヒ）２２３号等では、例外的に、所定の場合には「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許される」ことを示していますが、この判示事項は、「外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべき」であることを前提にしているのでありますから、上述及び後述するような取引の実情を度外視してまで、商標の構成部分の一部を抽出して類否判断することを許す趣旨ではありません。
したがって、このような最高裁判所の判決等が存在しても、なお、本願商標より「アヤメ」との称呼及び「菖蒲、即ち、アヤメ科の多年草」との観念を生ずる余地はありません。
本願指定役務の医業等の需要者は、自己の身体の診療という極めて重大な役務の提供を受けるのでありますから、その役務提供者の選択は、極めて高度な注意力をもって慎重に行うのであり、上述したような本願商標と引用商標の外観、観念及び称呼の差異が存在すれば、両者の間で役務の出所について、混同を生じることはあり得ません。
念のため付言しますと、御庁におかれましては、「簡易迅速を旨とする商取引の実情において」は、本願商標より、「あやめ」の文字部分に着目し、この文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないとご判断される場合もありますが、本願指定役務の医業等の分野の取引においては、上述の通り、「簡易迅速」に取引に当たることはあり得ませんので、このようなご判断は、本願商標については妥当しません。
また、本願商標は、主として、眼科医業の提供にあたり使用されるもので、その役務の提供は、医師により行われ、その主たる需要者は、眼に傷病を抱える者です。
これに対し、引用商標は、主として、訪問看護の提供にあたり使用されるもので、その役務の提供は、保健師や看護師等により行われ、その主たる需要者は、介護が必要は高齢者です。
したがって、本願商標の主たる指定役務と引用商標の主たる指定役務は、確かに、類似群という単位では形式的に類似するものと推定されますが、上述の通り、その提供者及び需要者は、異なりますので、そもそも商標の類否に拘らず、本願商標と引用商標との間で役務の出所について、混同を生ずるおそれはありません。
さらに言えば、引用商標権者は、株式会社であって、本願指定役務の医業等を行い得ないですし、また、大きな病院等を経営する医療法人等であればともかく、本願出願人のように、個人で開業する医師において、訪問看護事業等の多角経営を行うことは通常ありませんので、こうした実情も加味すれば、なおさら、本願商標と引用商標との間で役務の出所について、誤認混同のおそれはありません。
したがって、取引の実情に照らしても、本願商標は「アヤメガンカ」との称呼のみを生ずるのであって、「アヤメ」との称呼や「菖蒲、即ち、アヤメ科の多年草」との観念を生じる余地はなく、本願商標と引用商標は、何ら相紛らわしいものではなく、取引者・需要者において、本願商標と引用商標との間で混同を生じるおそれは皆無です。
３．まとめ
以上の通り、本願商標は、商標法第４条第１項第１１号に該当するものではなく、登録適格を有するものですので宜しくご再査願います。
- 以上のように、拒絶理由通知書に対する意見書の内容によって、登録できるケースと登録を拒絶されるケースが分かれることがあります。
そのため、商標の拒絶通知に対する意見書は、”強い”、”勝てる”意見書を書ける弁理士に依頼することが重要となります。 - 以上のように、拒絶理由通知書に対する意見書の内容によって、登録できるケースと登録を拒絶されるケースが分かれることがあります。
