Q.外国で商標登録をするにはどうすればよいですか?

A.各国の商標登録は、基本的に、その国内においてのみ効果を生じますので、商標登録を希望する国ごとに商標登録をする必要があります。そのため、日本で商標登録をしていても、その商標登録の効果は他の国には及びません。

外国で商標登録をする2つの方法

外国で商標登録をするには、大きく2つの方法が考えられます。

1つめは、商標登録を希望する国の特許庁(日本の特許庁に相当する機関という趣旨です)に商標登録をするための手続をすることです。
例えば、アメリカでの商標登録を希望するのであればアメリカの特許庁に商標出願の手続をし、中国での商標登録を希望するのであれば中国の特許庁に商標出願の手続をする、という具合です。
アメリカ、中国等、海外の特許庁に商標出願の手続をご自身で行うのは、かなりハードルが高く難しいと思われますので、通常は、外国で商標登録をご希望の場合は、日本の弁理士にご依頼頂き、日本の弁理士から該当する国の弁理士に商標出願等の手続を依頼して行うのが一般的です。

2つめは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」という商標の国際登録制度に関する国際条約に則った方法により外国で商標登録をする方法です。
「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」は、よく”マドリッド・プロトコル”とか”マドプロ”と呼ばれますが、簡単に申しますと、日本の特許庁に対して1つの出願の手続を行うことで、当該条約に加盟している複数の国に商標出願・商標登録の手続を行うことを可能にした条約です。

マドプロのメリット・デメリット

上述の外国で商標登録をする1つめの方法は、国ごとに商標出願の手続を行うという意味で、日本の事業者が普通に日本で商標出願の手続を行うのとさほど変わりはありません。

一方、2つめの方法、すなわちマドプロを使う方法は、それに比べて特殊です。
以下では、マドプロのメリット・デメリットをご紹介します。

マドプロのメリット

・手続・管理が簡単

まず、出願の手続が簡単です。
日本から外国に商標の出願を行う場合は、日本の特許庁に1つの手続を行うことで、複数の条約加盟国に出願の手続を行うことができます。

また、登録は、「国際事務局」(世界知的所有権機関 WIPO)が一元管理するため、複数の国の商標を一括して管理することができますので、管理面でも有利です。

・コスト

国や国の数によっては一概には言えませんが、複数の国に商標登録をする場合にはマドプロを利用した方が商標登録のコストを抑えることができることが多いです。
特に、商標の審査で拒絶理由通知がかからなければ、外国の弁理士を使う必要も基本的にはないので、コストを抑えることができます。

・迅速な審査

マドプロの規則上、各国は商標登録を認めない場合は、所定期間内にその旨を通知しなければならないこととされていますので、結果的に各国の特許庁は商標審査に期限を設定されていると同じ効果となりますので、迅速な商標審査が期待できます。

マドプロのデメリット

・基礎出願・基礎登録

マドプロを利用する条件の1つとして、”基礎出願・基礎登録”があります。
これは、例えば、日本から海外の国に商標出願する場合、当該商標につき、日本の特許庁に商標登録出願をしているか、商標登録されている必要があります。
そして、この商標出願又は商標登録を”基礎”として、マドプロ出願を行うのですが、ここで、基礎出願又は基礎登録の商標と、マドプロ出願を行う商標とは同一でなければならないということと、マドプロ出願の指定商品・指定役務は基礎出願又は基礎登録の指定商品・指定役務の範囲内でなければならない、という制約があります。
そのため、例えば、日本の基礎出願・基礎登録の商標がカタカナで、これをマドプロで海外に出願する場合にカタカナをアルファベットに変更することは許されず、カタカナのままで出願しなければならないということがあります。

・セントラルアタック

国際登録の日から5年以内に、基礎出願が拒絶されたり、基礎登録が無効等になってしまうと、当該基礎出願・基礎登録に基づいたマドプロ出願による国際登録が取り消されてしまいます。
つまり、マドプロを使った外国での商標登録は、一定期間、本国である日本の基礎出願・基礎登録に従属していて、基礎出願・基礎登録が消滅してしまうと、当該外国での商標登録も消滅するリスクがあります。

・条約非加盟国

当然のことながら、マドプロに加盟していない国への商標出願は、マドプロを利用して行うことはできません。

 

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