商標の意見書には何を書く?

商標登録をするためには、特許庁に商標登録出願という手続を行ないます。
商標出願をすると、特許庁は、その商標出願を審査します。問題無く審査に通れば、登録査定というものが送られてきます。一方、特許庁の審査で、その商標出願について商標登録すべきでない、つまり商標登録の要件等をクリアしていないと判断されると、拒絶理由通知書が送られてきます。

拒絶理由通知書は、その名の通り、商標登録を”拒絶する理由を通知”するもので、商標登録しないで拒絶をしたことを知らせるものではありません。ですので、拒絶理由通知書に対して適切な対応をすることで、特許庁の商標登録すべきでないとの判断を覆すことができる場合があります。

拒絶理由通知書に対する対応とは、手続補正書や意見書といった書類を特許庁に提出することになります。
手続補正書は、指定商品・指定役務の記載内容を修正することに主に利用され、比較的に形式的・軽微な手続といえます。
意見書は、言ってみれば、特許庁による商標登録すべきでないとの判断に対する反論書です。ですので、意見書は、特許庁の審査官の判断を覆して、商標登録の査定をしてもらうよう説得・納得してもらうための書類といえます。
そのため、商標の意見書は、非常に重要であり、意見書の書き手によって、商標登録の可能性を左右するものでもあります。

ここでは、その意見書には何を書くのか、という点をご説明致します。

意見書の内容は、拒絶理由通知書の内容によって変わってきます。商標法のどの条文に違反しているから拒絶理由通知書が発せられたのかということです。
拒絶理由の多くは、商標法第3条違反(識別力が無い。つまり、自己の商品・サービスと他者の商品・サービスとを区別できない一般的な商標であるため商標登録しない)と、商標法第4条第1項第11号違反(他人の先に出願・登録された商標と同一又は類似のため商標登録しない)です。

以下では、商標法第4条第1項第11号違反を指摘する拒絶理由通知書に対する意見書について記載します。

ちなみに、商標法第4条第1項第11号は、商標が同一又は類似であり、且つ指定商品・指定役務も同一又は類似の場合が該当します。
指定商品・指定役務が類似するか否かは、各商品・役務に付与された類似群コードというものが共通していれば類似商品・役務と推定され、この推定を覆すのは困難と考えられていることから、指定商品・指定役務が非類似であるとの主張は意見書ではあまり行いません。
また、そのうえで商標が同一であると、さすが意見書を提出しても拒絶理由を解消することは困難ですので、以下は商標が類似と審査官に判断されたケースを想定します。

意見書には、何を書かなければいけないといった決まりは無い(形式的な記載の決まりはあります。)ので、以下のものに限られる訳ではありませんが、ある程度パターン化されています。

まずは、どのような内容の拒絶理由通知書であったかを記載します。

次に、具体的な意見の内容(反論)を書いていきます。

自分が出願した商標(本願商標)と、類似すると判断された他人の登録商標(引用商標)との違いを書きます。
そのため、まず本願商標と引用商標の構成を記載します。例えば、どのような文字・図形から構成されているのか、文字の大きさ・色・書体、文字・図形の位置関係等です。

商標の類似の判断は、商標の外観(見ため)、称呼(呼び方)及び観念(意味合い)等で判断されますので、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念に違いがあること(非類似であること)を記載します。
特許庁の審査では、外観、称呼及び観念のいずれか1つが類似すると、両商標は類似するものと判断されがちなので、基本的には、外観、称呼及び観念という3つの要素の全てにおいて非類似であるとの主張をします。
また、一般論として、外観、称呼及び観念のうち、称呼が最も重視されることがあるので、特に称呼が非類似であることの主張は力を入れたいところです。

非類似の主張をする際には、裁判例や審決例を引用することも効果的です。

また、特許庁の過去の審査例を挙げることもありますが、これらは、”事案が異なる”として一蹴されてしまう可能性もあります。

商標の類否判断は、上述した3つの要素に加え、当該商品・役務の分野における取引の実情等を総合して判断されますので、取引の実情を記載します。事案によって色々な書き方ができるのですが、基本的には、その業界の特殊性を考慮すると、当該商品・サービスの需要者が本願商標と引用商標とを誤認混同するおそれはないのだから、両商標は非類似との主張になります。
私見では、この取引の実情の記載は、商標の意見書の中でも非常に重要なパートであると考えています。つまり、取引の事情の記載で鋭い主張ができれば、審査官を納得させ易いと考えられます。

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