拒絶理由通知書が来ても諦めるのはまだ早い

特許、意匠及び商標の出願を特許庁にすると、拒絶理由通知書が送られてくることがあります。
それぞれ、発明、デザイン及び商標等について、特許庁で審査が行われ、特許法、意匠法及び商標法に定める登録要件を満たさないと判断された場合には、登録すべきでない理由を知らせるために送られてくるのが拒絶理由通知書です。
拒絶理由通知書は、あくまで特許庁の”一次的な審査結果”ですので、その後の対応方法如何で登録に持っていけるケースもあります。
ちなみに、特許の場合は、特許出願の8割以上は拒絶理由通知がなされるというデータがありますが、意見書で反論をおこなったり、手続補正書で出願の内容を変更したりすることで特許として認められるケースも多いです。
本稿では、商標の拒絶理由通知書について述べることと致します。

拒絶理由通知書は特許庁の最終判断ではない

繰り返しになりますが、拒絶理由通知書は特許庁の最終判断ではなく、”一次的な審査結果”とお考え頂いた方が良いです。
つまり、意見書によって拒絶理由通知書の内容に反論したり、手続補正書によって指定商品・指定役務の記載を修正したりすることで、拒絶理由通知書における特許庁審査官の判断を覆して商標登録に持っていけるケースもあります。
特に、弁理士を使わずに、ご自分で商標登録出願を行った方は、拒絶理由通知書が来ると、そこで商標登録を諦めてしまうことが多々あるとも聞きますが、場合によって、これは非常にもったいないことかもしれません。
実際、弊所にて担当させて頂いた商標登録出願について拒絶理由通知書を受領しても、意見書・手続補正書を提出することで商標登録されたケースも多くあります。
特許庁審査官も判断を誤ることもありますし、また、審査官は指定商品・指定役務の業界における取引の特殊事情等を知り得ないので、こうした事情を意見書で説明することで商標登録されるケースは多々あります。

拒絶理由通知のよくあるパターン

拒絶理由通知書には、当該商標登録出願が商標法のどの条文に違反しているから商標登録をすることができない、との記載があります。
違反しているとして指摘される条文で多いのが、商標法第3条第1項第3号と同第4条第1項第11号です。

商標法第3条第1項第3号は、出願された商標が、指定商品・指定役務の品質等を表しているに過ぎないため商標登録すべきでないという条文です。

商標法第4条第1項第11号は、出願された商標が、他人の先に出願された登録商標と同一又は類似のため商標登録すべきでないという条文です。

これら2つの条文はよく拒絶理由通知書で指摘されます。
いずれも拒絶理由通知書に対して適切な対応をすることで商標登録できる可能性はあります。
もちろん、拒絶理由通知書に対応しても判断を覆して商標登録に持っていけないケースもあります。このようなケースは、むしろ、商標登録出願時にこれらの条文の要件をクリアしているかの検討が不足していたのかもしれません。

これで諦めてはもったいない

商標法第6条第1項又は同第2項違反を理由とする拒絶理由通知です。
商標法第6条第1項、同第2項は、それぞれ指定商品・指定役務、区分の記載に不備がある場合に拒絶理由通知書で指摘されます。
拒絶理由通知書で商標法第6条第1項・同第2項違反のみが指摘されている場合、上述した商標法第3条第1項第3号や第4条第1項第11号等の要件は満たしている可能性が大きく、手続補正書で指定商品・指定役務や区分を補正することで簡単に商標登録に持っていけるケースが多いです。
また、審査官もどのように補正をすればよいかという補正案を示してくれることも多いです。
ですので、第6条違反の拒絶理由通知で商標登録を諦めるのは非常にもったいないといえます。

中途受任も致します

拒絶理由通知書を受領した段階で商標登録を断念してしまうのは、弁理士を使わずに商標登録出願を行った方が圧倒的に多いと考えられます。
拒絶理由通知書への対応から弁理士が受任する中途受任の場合、割増手数料が発生する特許事務所・弁理士もあるかもしれませんが、弊所では特に割増料金は発生せずに、拒絶理由通知書対応から受任をさせて頂くことも可能です。

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