Q.商標権使用許諾契約の注意点はありますか?

A.商標権の使用許諾(ライセンス)契約を締結するにあたり、注意すべき点は多々あります。
以下に、商標権使用許諾契約の注意点をご説明致します。

ある商標を使用しようとしたり、商標登録をしようとしたりするにあたり、商標調査を実施してみたところ、既に当該商標と同一又は類似の商標(商品・役務も同一又は類似)が他人によって商標登録されている、というケースも残念ながら起こり得ます。
このようなケースで、当該商標を使用してしまうと、その他人の商標権を侵害することとなってしまうため、当該商標の使用差止や損害賠償を請求されてしまいます。また、そのような商標を商標登録出願しても商標登録を受けることはできません。
そこで、商標権の侵害を回避するために、概ね次のような方策が考えられます。
・当該他人の承諾を得て、当該商標を使わせてもらう(商標権の使用許諾)
・当該他人から当該商標権を買い取る
・当該商標登録に対して無効審判や取消審判を特許庁に対して請求して、当該商標登録を無効或いは取消にする
・使用する、或いは商標登録をする商標を、別の商標に変更する

上述の方策のうち、まず、商標権の買取は、当該他人が買取請求に応じてくれない可能性も大きいと考えられますし、仮に応じてくれた場合でも買取価格が大きくなってしまう傾向があります。
また、審判で無効にしたり、取り消したりする場合は、無効や取消の要件を満たしていないとできませんし、場合によっては、当該他人と全面的に争うことになってしまうかもしれません。
このようなケースで、商標を変更することは、ある意味では最良の選択肢かもしれませんが、中々商標を変更することができない事情等があったりする場合もあるでしょう。

以上のことから、希望の商標と同一又は類似の商標が既に商標登録されてしまっている場合の対処方法として、商標権の使用許諾契約は比較的にポピュラーと言えるかもしれません。
しかしながら、商標権の使用許諾契約にもデメリットや注意点がありますので、安易に使用許諾を求めるのも適切ではありません。

まず、商標権の使用許諾の場合も、商標権の買取と同じように、”相手方のある”交渉ごとですので、当該他人が使用許諾に応じてくれるか否かはわかりません。
仮に使用許諾の交渉に応じてくれた場合でも商標使用許諾の対価(ロイヤリティ)等の契約条件の交渉は、立場上相手方の方が優位となります。

商標権の使用許諾を受けることができる場合、通常は、「商標権使用許諾契約」を締結します。
商標権使用許諾契約では、許諾対象の商標、許諾する商品・役務、許諾対象地域、使用権の種類(独占的・非独占的)、許諾の対価(ロイヤリティ)、期間等を取り決めます。
これらの事項は、商標権使用許諾契約において、いずれも重要な項目ですので、これらの事項を決定するにあたっては十分な注意が必要です。
個人的には、契約の「期間」が要注意と考えています。なぜなら、契約期間条項によくある”自動更新条項”が盛り込まれていると、「半永久的に契約が存続するから安泰」と思われている方が意外と多いからです。
自動更新条項は、もちろん取り決め方も色々あるので、上述のように”安泰”でいられるケースもありますが、一般的な自動更新条項では、「契約当事者のいずれも異議なきときは、本契約はさらに〇年間延長するものとし、以後同様とする。」等のような文言であることが多いです。この文言の場合、「契約当事者のいずれも異議なきときは」となっていますので、契約当事者のいずれか一方に異議があるときは自動更新しないこととなります。つまり、アナタが契約の更新を希望しても、商標権者に異議があると契約は更新せずに期間満了で終了してしまうことを意味します。
この点は、商標権使用許諾契約に限らず、契約一般に当てはまることですが、意外と盲点なので、ご留意頂きたい点であると考えます。

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